박용환 국제특허법률사무소





  ryu7051(2008-12-03 12:01:45, Hit : 5470, Vote : 1289
 무효심판절차에서의 정정 부분에 대한 결론은 다르지만 특허무효라는 결론이 동일하다는 이유로, 부적법한 정정을 받아들인 심결을 취소하지 않은 사례.




작성자 특허법원 작성일 2008.12.02 조회 154
첨부파일 2008허5137.pdf    

사건 : 특허법원 2008. 11. 21. 선고 2008허5137 판결 [등록무효(특)] <등-특-패>


판시사항 : 가. 무효심판절차에서의 정정 부분에 대한 결론은 다르지만 특허무효라는 결론이 동일하다는

                    이유로, 부적법한 정정을 받아들인 심결을 취소하지 않은 사례.

               나. 정정절차에서 특허청구범위의 실질적 확장이나 변경에 해당하는지의 판단기준

               다. 특허법 제42조 제4항 제2호 소정의 명확성 요건의 판단기준


판결요지 : 가. 등록무효심판절차에서의 정정청구에 관하여 판단한 심결의 경우, 정정 부분에 관한 결론

                    이 잘못되었다면 무효판단의 대상을 잘못 정한 것으로 심결취소하여야 함이 원칙이지만,

                    무효 부분에 관하여 특허무효라고 판단한 결론 자체가 정당하다면 무효의 소급효에 따라

                    더 이상 정정을 유지할 근거도 없어지게 되므로, 굳이 정정 부분에 관한 판단 잘못을 바로

                    잡기 위하여 심결을 취소할 실익은 없다고 할 것이다.

               나. 특허법 제133조의 2 제4항, 제136조 제3항에 의하면, 특허무효심판절차에서의 정정은 특

                    허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 되어 있는바, 그 해당 여부는 특

                    허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을

                    포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하

                    는지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것이고, 다만, 명세서의 상세한 설명 또는 도면

                    에 있는 사항을 특허청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 특허발명이 한정되어 형식적

                    으로는 특허청구범위가 감축되는 경우라 하더라도, 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 특

                    허발명이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하

                    므로 허용되지 않는다.

               다. 특허발명의 청구항에 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재될 것’을 요구하는 특허법 제42조 제

                    4항 제2호의 취지는 같은 법 제97조의 규정에 비추어 청구항에는 명확한 기재만이 허용되

                    는 것으로서 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않으며, 나

                    아가 특허청구범위의 해석은 명세서를 참조하여 이루어지는 것에 비추어 특허청구범위에

                    는 발명의 상세한 설명에서 정의하고 있는 용어의 정의와 다른 의미로 용어를 사용하는 등

                    결과적으로 청구범위를 불명료하게 만드는 것도 허용되지 않는다는 것이다



참조조문 : 가, 나. 특허법 제133조의 2 제4항, 제136조 제3항

               다. 특허법 제42조 제4항 제2호


참조판결 : 가, 나. 대법원 2001. 12. 11. 선고 99후2815 판결,

                    대법원 2005. 4. 15. 선고 2003후2010 판결 등 참조

               다. 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 등 참조








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