박용환 국제특허법률사무소





  ryu7051(2007-06-21 09:53:38, Hit : 6449, Vote : 1534
 확인대상발명의 보정에서 요지변경의 의미

사건 : 특허법원 2007. 6. 1. 선고 2006허10661 판결 [권리범위확인(특)]




판시사항 : 확인대상발명의 보정에서 요지변경의 의미



판결요지 : 가. (가) 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 이전의 것) 제140조 제2항에서 심판

                    청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없도록 규정하고 있는 취지는 요지의 변경을 쉽게

                    인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가

                    있기 때문이다. 따라서 심판청구서의 보정이 요지변경에 해당하지 않으려면, 그 보정의

                    정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서의 명백한 오기를

                    바로잡거나 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음

                    부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인

                    취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로 인정되어야 한다(대법원 1995.

                    5. 12. 선고 93후1926 판결 참조).

               나. 그런데 심판청구서 보정의 한계를 정하는 기능을 하는 발명의 동일성은 심판절차의 지연을

                    초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있는가라고 하는 견지에서 파악되

                    는 것이므로, 특허요건인 신규성이나 확대된 선출원에서의 발명의 동일성과는 다른 개념으

                    로 보아야 하고, 명세서의 보정이나 정정의 요건인 신규사항 즉, ‘최초로 첨부된 명세서 또는

                    도면에 기재된 사항의 범위’를 벗어나는 사항과도 구별되어야 할 것이다. 따라서 권리범위

                    확인심판에서 심판청구서의 설명란에 확인대상발명의 작동에 중요한 부분을 이루는 구성에

                    관한 기재가 생략되었거나 확인대상발명과 대비되는 특허발명의 특허청구범위에 기재되어

                    있는 구성요소에 상응하는 구성에 대한 상세한 설명이 없었음에도, 이러한 구성에 관한 기

                    재를 추가하거나 변경하는 보정은, 설사 특허요건에서의 발명의 동일성의 범위를 벗어나거

                    나 보정이나 정정요건에서의 신규사항을 추가하는 것이라고 하더라도, 심판절차의 지연을

                    초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 없는 경우에는 심판청구서에 첨부

                    된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음부터 당연히

                    있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어

                    볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로서 요지 변경에 해당되지 않는다고 할 것이다.

               다. 보정사항의 구체적인 내용과 확인대상발명의 보정이 특허심판원의 보정요구에 따라 이루어

                    졌고 피심판청구인 역시 이러한 보정에 대하여 구체적이고 실질적인 내용이 담긴 의견서를

                    제출한 사정 등에 비추어 볼 때, 확인대상발명의 보정이 그 발명의 동일성이 유지되는 것으

                    로서 요지변경에 해당되지 않는다고 본 사례.







이른바 ‘BM 발명’의 발명 성립성 판단방법
'설매'는 '설중매'와 유사해 상표등록을 할 수 없다.

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